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Marcas y emprendimientos: 7 claves  para su correcto registro

• Julio 07, 2015
• Gustavo A. A. Sena

Todas las marcas atraviesan por varios ciclos de vida, desde que son creadas, durante su desarrollo y mantenimiento y, con suerte, cuando son tan exitosas que quedan en el imaginario colectivo. A la hora de su registro, hay que tener todas estas premisas en cuenta. Cómo hacerlo.

Habitualmente, el mayor miedo o preocupación de los emprendedores o empresarios con respecto al cuidado y preservación de su marca, signo, creación, invención, etc. está relacionado a que otros se “copien” y usen signos confundibles con el propio. O que posibles imitaciones o  falsificaciones puedan afectar el prestigio, reputación y éxito que ha adquirido su marca entre el público en general y el consumidor en particular.
 
Justamente,  para  obtener  la  propiedad  de  la  marca,  darle  su  debida  protección, evitar  conflictos  y  contar  con  los  derechos  que  su registro  otorga,  tenemos  que tener en cuenta siete claves para un correcto registro de marca en Argentina, con especial énfasis en el período de creación.
 
1) ¿POR QUÉ REGISTRAR UNA MARCA? ¿QUÉ DERECHOS OTORGA?

El trámite de registro de una marca no es breve y si llegara a enfrentar problemas se demora aún más. Si las objeciones son varias, suelen terminar en juicio y esto puede llevar un  costo  considerable ¿Por  qué hacerlo entonces? Al igual que un automóvil o un departamento una marca es un bien registral. La propiedad de la misma  y  la  exclusividad  de  uso  se  obtienen  con  su registro. Es  atributivo  de  la propiedad, hace fe en principio,  sobre quién es el titular de la marca  y sobre  su validez. Del registro se derivan ventajas y derechos para el titular tales como:

-La  duracion  de  la  marca  es  de  10  años  y  puede renovarse  por  períodos iguales y en forma indefinida.

-Su protección es válida en todo el territorio nacional.

-Puede utilizar el símbolo ® el cual advierte a terceros que se trata de una marca registrada y desalienta su uso no autorizado.

-Puede  celebrar,  entre  otros,  contratos  de  licencias  (cobrando  regalías),  otorgar franquicias, etc.

-Usarla como garantía, celebrando contratos de prenda, fideicomiso.

-Ejercer las acciones para impedir que otros la usen sin su autorización.

-Solicitar embargos, secuestro e inventarios de la mercaderia  en infracción

-Cobrar indemnizaciones por el uso no autorizado de su marca

-Solicitar judicialmente el cese de uso de marcas idénticas o  confundibles, como así también de nombres sociales, comerciales, de establecimiento, o de nombres de  dominio.

-Impedir  la  importación  o  exportación  de  bienes  que  utilicen  la  marca  sin  autorización.

-Presentar  oposiciones  contra  otras  solicitudes  de  registro  de  marcas  similares  o  idénticas,  las  cuales  son  detectadas  mediante  la  vigilancia  semanal del Boletín de Marcas y Patentes.

La marca usada por su titular sin registro, en cambio, es más difícil de defender,  lleva más tiempo y es más costoso. Su titular no tiene certeza sobre su propiedad  ni sobre el alcance de la misma y no puede decir que “sin lugar a dudas” la marca  en cuestión forma parte de su patrimonio. Por estas razones es necesario registrar  la  marca  que  se  use  o  se  vaya  a  usar  para  distinguir  los  productos  comercializados o los servicios brindados por su titular.

La  elección  del  signo  que  se  usará  y  protegerá  dependerá  de  factores  comerciales, de marketing  y del público al que  se dirigirá el producto o  servicio,  pero también de su factibilidad registral.

2) CONOCER QUÉ SIGNOS SE PUEDEN REGISTRAR

Es  fundamental  saber  y  tener  en  cuenta  cuáles  son  los  signos  que  pueden  ser  efectivamente registrados y cuáles no. En Argentina cualquier signo que tenga  capacidad  distintivapuede  registrarse  como  marca,  salvo  que  su  registro  este prohibido por la ley. Desconocer los alcances de la ley nacional al respecto  puede  dejar  en  el  tintero  de  las  ideas,  o  en  el  cesto  de  los  proyectos,  signos  registrables que fueron fruto de la imaginacion y la creatividad.

Comunmente se piensa que las marcas son solo las denominativas, (una o más  palabras  con  o  sin  contenido  conceptual,  combinaciones  de  letras  y/o  números,  monogramas); las figurativas (dibujos, emblemas, estampados, imágenes) o las  mixtas, una mezcla de ambas. Pero es mucho más amplio que eso.

Así,  pueden  protegerse  o  registrarse:  marcas  tridimensionales,  envases  o  el  packaging de un producto e incluso su envoltorio. La forma de los productos

­cuando no sea la necesaria o habitual, o determinada por su función (Ejemplo: un  jabón con figura de oso o de casa, la forma de un dispositivo electrónico, etc.)

Las combinaciones de colores aplicados sobre los productos  de cualquier tipo,  incluso  sobre fachadas o exteriores de edificios. También  sobre  sus envoltorios.  Más  aún,  se  pueden  registrar  marcas  sonoras,  táctiles  y  olfativas.  Y  la  combinación de varios signos en movimiento, marcas secuenciales o móviles.

Las prohibiciones pasan por no poder registrarse las marcas idénticas o similares  a  otras,  ya  sea  que  estén  registradas  o  en  trámite;  las  marcas  genéricas,  descriptivas  o  engañosas  o signos  contrarios  a  la  moral  y  a  las  buenas  costumbres. Las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Las letras,  palabras,  nombres,  distintivos,  símbolos,  que  usen  o  deban  usar  la  Nación,  las  provincias,  las  municipalidades,  las  organizaciones  religiosas  y  sanitarias;  o  las naciones  extranjeras.  El  nombre,  seudónimo  o  retrato  de  una  persona,  sin  su  autorizacion o la de sus herederos hasta el cuarto grado, etc. 

El  abanico  de  signos  registrables  es  amplio  pero  siempre  es  aconsejable  comenzar con la proteccion de las marcas denominativas.

3) INDENTIFICAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A DISTINGUIR 

Las marcas pueden registrarse en 45 clases: 34 de productos y 11 de servicios del  Nomenclador Marcario Internacional. Al solicitar el registro de una marca se debe  especificar la clase que se quiere proteger, y si se pretende protección sobre todos  los  productos  o  servicios  incluidos  en  la  misma  o  solo  sobre  algunos  de  ellos.  Varias de las clases tienen interrelación, ya sea por afinidad entre los productos, ­ bebidas y productos alimenticios­ o porque los productos de diferentes clases se  pueden  comercializar  en  los  mismos  locales,  ropa,  carteras,  perfumes,  relojes,  anteojos  para  sol,  etc.  También  por  la  relación  entre  un  producto  –automóviles  clase 12­ y la reparación o service de los mismos, clase 37. O las confecciones y  calzados, clase 25  y su venta clase 35.

Es  clave  identificar  la  clase  que  incluye  los  productos  o  servicios  que  específicamente se explotarán y aquellas que más íntimamente se relacionan con  ésta  y  que  pueden  incluir  productos  y  servicios  que  serán  necesarios  para  una  futura expansión de la marca.

4) MARCAS DE DEFENSA

Relacionado con lo anterior y a diferencia de otros sistemas ­que requieren que la  marca se registre para los productos o servicios  que efectivamente se distinguen  con la misma ­ es importante saber que el sistema argentino permite el registro de  las  llamadas “marcas de defensa”.

Asi  las  marcas  pueden  registrarse  en  clases  donde  se  incluyen  productos  o  servicios  sobre  los  que  no  se  la  usará,  pero  que  pueden  ser  motivo  de  uso  en  forma directa o a través de licencias en el futuro. O simplemente se las cubre para  evitar  que  un  tercero  use  la  misma  marca  o  una  similar.  Forman  parte  del  patrimonio  del  titular  y  valorizan  el  paquete  marcario  completando  la  marca  principal.

5) FACTIBILIDAD REGISTRAL ­ BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES

Es  el  estudio  que  se  realiza en  los  registros  del  INPI  (Instituto  Nacional  de  la  Propiedad  Industrial)  para  ver  si  existe  alguna  marca  similar  a  la  que  se  desea  registrar y que pueda impedir su registro. Hay datos estadísticos que indican que  el  trámite  de  alrededor  de  un  35%  de  las  solicitudes  de registro  no  se  termina.  Esto se debe principalmente a objeciones (oposiciones u objeciones legales) que  surgen  en  el  proceso  de  registro  de  marcas.  Estas  objeciones  se  originan  básicamente  cuando  se  presenta  una  marca  similar  (ya  sea  gráfica,  fonética  o  ideológicamente)  a otra  ya registrada. O  cuando  se presenta una marca que es  notoriamente  famosa  en  el  exterior,  sin  autorización  de  su  titular  y  recibe  una  oposición del mismo

Aún cuando solo se quiera cubrir la clase donde se incluye el producto o actividad  específicamente explotada y no se tenga intención de cubrir clases como marcas  de defensa; es útil hacer la búsqueda de antecedentes en las clases específicas y  en  las  que  se  relacionan  directamente  con  ella  para  conocer  si  existen  marcas  idénticas o similares a la pretendida. Ello dará la pauta de eventuales oposiciones  que  puede  sufrir  el  trámite  o  de  la  imposibilidad  de  ampliar  la  protección  en  el  futuro.

Equivocarse en esta fase es demorar el lanzamiento o incluso abortar el proyecto.  Además se debe evaluar antecedentes registrales de otras marcas, coexistencias,  identificar riesgos e hipótesis de  conflicto  con terceros para prevenirlos  y buscar  soluciones.

6) PLAN DE PROTECCIÓN DE LA MARCA

Dependerá  de  cada  caso,  del  interés  del  titular,  de  la  proyección  que  se  haya  planificado sobre la explotación de la marca  y sus tiempos y del presupuesto con  que se cuente.

Si la marca que se lanzará al mercado está destinada a distinguir un solo producto  o  servicio  su  plan  de  protección  es  más  simple.  Puede  que  no  sea  necesario  registrar más que una clase de nomenclador y la marca en su forma denominativa  o mixta.

Cuando el proyecto que el titular de la marca tiene para ella incluye productos y/o  servicios de uso actual o futuro que abarcan distintas clases, se impone planificar  el alcance de la protección y los tiempos en que se la intentará.

Una pauta básica a seguir es que la marca debe poder registrarse para distinguir  la actividad específicamente explotada o a explotar en el corto plazo.
Es  vital  cubrir  los  productos  o  servicios  que  más  se  vinculan  con  la  marca  principal. Si estos consisten en “confecciones y calzados” contemplar la posibilidad  de usar o de evitar que otro use la marca en  cuestión en productos tales  como  “anteojos para sol”, “bijouterie, relojes y joyas” o perfumes”; por ejemplo, que se relacionan  con  aquellos,  pueden  venderse  en  los  mismos  locales,  pueden  ser  motivos de licencias a terceros y se incluyen en otras clases.

Se debería intentar cubrir en el mismo momento que se solicita el registro de la  marca en las clases de los productos principales, las clases donde se incluyen los  productos  adicionales  Si  existieran  antecedentes  surgidos  de  la  búsqueda  en  alguna  de  las  clases  principales  puede  significar  el  abandono  del  proyecto  mientras  que  si  lo  fuera  en  alguna  clase  adicional,  anteojos,  y  de  uso  futuro,  deberá  buscarse  otra  marca  para  distinguir  dicho  producto.  En  ambos  casos,  luego de evaluar la posibilidad de atacar el antecedente en cuestión, por ejemplo  por  falta  de  uso,  o  habiendo  fracasado  las  negociaciones  con  sus  titulares  para  adquirir las marcas en cuestión.

¿Denominativas, figurativas o mixtas? ¿Cómo registrarlas y cuál registrar primero?

Las marcas se comparan en su conjunto, sin desmembraciones. Por ello, si se va a  proteger  una  denominación  y  un  logo,  en  principio  es  conveniente  solicitar  su  registro en forma separada.

Cada una corre su suerte y no ve impedido su acceso al registro por los problemas  que  pudiera  tener  la  otra.  Pueden  usarse  en  forma  separada  o  en  conjunto  dependiendo del interés del titular.

Desde otro punto de vista, si se ha representado a la denominación con un tipo  especial de letra  y  combinación de  colores, la buena práctica indica que, de  ser  posible,  la  marca  a registrar  debe  ser  la  denominación  en  sí  misma,  sin  ningún  otro aditamento. De esta manera, la marca no se desactualiza por el cambio de la  forma de representación. 

Teniendo  registrada  la  marca  denominativa,  el  registro  de  la  forma  de  representación  (tipo  de  letra  y  colores)  se  impone  y  deja  de  ser  una  opción,  cuando  no  será  modificado  en  el  futuro  cercano  y  su  uso  se  ha  impuesto  en  el  mercado o será motivo de importantes inversiones publicitarias (el amarillo y negro  de Kodak,  la combinación de colores de OCA, el óvalo negro y tipo de letra de  Freddo, etc.)

7) PROCESO ADMINISTRATIVO

Tomada la decisión sobre qué marca registrar y qué clases cubrir, no es menos  importante  tener  en  cuenta  que  el  registro  no  es  inmediato.  El  proceso  administrativo  en  Argentina  dura  aproximadamente  de  12  a  14  meses,  si  la  solicitud de registro no enfrentó oposiciones de terceros ni objeciones legales del  INPI (Instituto  Nacional  de  la Propiedad  Industrial),  en  cuyo  caso  la  duración  se  extiende.  Desde  el  momento  de  la  solicitud  de  registro,  su  titular  cuenta  con  la  posibilidad  de  oponerse  a  solicitudes  posteriores  confundibles  (derechos  de  prioridad y de defensa)

A  los  6  meses  aproximadamente,  se  podrá  saber  si  la  solicitud  enfrenta  oposiciones de terceros y la entidad de las mismas. La búsqueda de antecedentes  ya  habrá  dado  una  primera  aproximación  al  tema.  Pero  no  es  definitiva  en  sus  conclusiones.

Si bien las marcas se comparan gráfica, fonética e ideológicamente, con criterios  ya  establecidos  por  nuestra  práctica  administrativa  y  judicial,  no  deja  de  tener  importancia  un  elemento  subjetivo.  Es  el  que  hace  que  el  titular  de  una  marca  confundible no presente oposición a nuestra solicitud  porque ya no tiene interés  en  su marca,  y  sí lo haga  cuando  si bien las  marcas podrían  coexistir,  tiene  máximo interés en su defensa. 

Esto  lleva  a  no  poder  predecir  los  tiempos  exactos  que  llevará  el  trámite  y  a  la  necesidad  de  proyectar  con  la  anticipación  necesaria  la  protección  de  la  marca  para poder salir sin sobresaltos al mercado.

Falsificación,  aprovechamiento ilícito,  avasallamientos,  piratería,  litigios legales  interminables  y  costosos,  inversiones  de  tiempo,  dinero  y  recursos  en  defender  algo que por derecho creativo le pertenece al creador. ¿Qué mejor estrategia que  estar prevenidos?  Una marca registrada,  es un bien en el patrimonio de su titular  y tiene las armas necesarias para su debida defensa. 

Es clave anticiparse todo lo posible al lanzamiento para la protección de la marca.

 

SENA & BERTON MORENO fue fundada en 1937 por ALFREDO SENA y ERNESTO E. BERTON MORENO como una Agencia de Patentes y Marcas y un plantel estable de sólo cuatro personas. Desde ese entonces ha crecido hasta alcanzar su actual envergadura de cuarenta personas, quienes trabajan en oficinas ubicadas a sólo dos cuadras de la Casa de Gobierno y en el corazón del distrito comercial y financiero de la ciudad. Ver más