Importantes cambios legislativos se han producido en los procedimientos administrativos de marcas, patentes y modelos y diseños industriales mediante el DNU 27/2018. Al respecto, se han producido dos novedades que consideramos importantes dar a conocer:
En general y afectando tanto el ámbito de las marcas, las patentes y los modelos y diseños industriales, el 28 de junio se sancionó La ley 27.444 que recepta todas las modificaciones dispuestas por el DNU en los procesos administrativos de estos tres institutos y sobre los cuales nos referimos en nuestros links ya citados.
En particular las marcas, y dado que algunas disposiciones de la Ley 27444 entraron en vigencia de inmediato mientras que otras debían regularse, el 18 de julio de 2018, el INPI publicó la Resolución P 183/2018 que reglamenta la Ley 27444 en relación con el nuevo procedimiento administrativo de las oposiciones. Cabe señalar que esta reglamentación entrará en vigencia a partir del 17 de septiembre de 2018.
En el anterior régimen, si el solicitante no llegaba a un acuerdo con el oponente – ya sea extrajudicialmente o en una mediación- y si no presentaba una demanda judicial dentro del año de serle notificada la oposición, la solicitud caía al abandono.
Después de las enmiendas, en el régimen actual el plazo de un año para obtener el retiro de una oposición se redujo a tres meses, y se eliminó el proceso de mediación obligatoria y previa a iniciar una acción judicial. Una vez que expira el término mencionado anteriormente, se pone en práctica el proceso recientemente modificado, y como se detalla a continuación ya no resuelve la Justicia en primera instancia sino el INPI mediante decisión de la Dirección Nacional de Marcas.
Notificación y período de negociación de tres meses
Una vez publicada la solicitud de registro de marca y vencido el plazo para oponerse el INPI notifica al solicitante las protestas que pudieran haberse presentado contra su solicitud. Se abre un plazo de 3 meses para que el solicitante negocie con el oponente el retiro de la protesta;
Oposiciones no retiradas. Notificación al oponente. Plazo 15 días
Si al finalizar el plazo anterior no se hubiere retirado la oposición, se otorgará al oponente un plazo de 15 días hábiles para:
a) ratificar la protesta
b) pagar la tasa oficial correspondiente, que actualmente asciende a la suma de $ 8500.
c) En este punto, el oponente puede optar por ampliar los fundamentos de la oposición y ofrecer cualquier prueba que considere pertinente. La prueba documental debe ser presentada junto con la ratificación y ampliación.
d) Si no se paga la tasa oficial, la oposición se considerará como un simple llamado de atención¨, sin ningún valor vinculante para el INPI y sin la posibilidad de presentar un recurso judicial;
Notificación al solicitante. Plazo 15 días.
Una vez que expire el plazo anterior, se otorgará al solicitante, un plazo de 15 días hábiles para contestar las oposiciones no retiradas, y para que ofrezca la prueba que haga a su derecho. La prueba documental debe ser presentada en este punto; No està previsto que el solicitante deba pagar una tasa.
Período de prueba. Plazo 40 días.
La Dirección Nacional de Marcas proveerá las pruebas ofrecidas, dictaminará sobre su viabilidad y procedencia y otorgará un plazo de 40 días hábiles a ambas partes para producirlas; las decisiones de la Dirección Nacional de Marcas, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad serán irrecurribles administrativamente sin perjuicio de su invocación en la apelación en la instancia judicial posterior.
Alegatos. Plazo 10 días.
Terminado el período probatorio, se tendrán por decaídas las pruebas no producidas y las partes tendrán 10 días hábiles para presentar sus alegatos finales.
Durante este período, las partes pueden solicitar conjuntamente la suspensión de los términos por 30 días (no prorrogables) para iniciar un proceso de mediación voluntario destinado a llegar a un acuerdo. Una vez que expire el plazo de la suspensión, si la oposición no ha sido retirada, se abrirá un nuevo plazo de 10 días hábiles para la presentación de los alegatos finales;
Decisión del INPI
Finalmente el INPI emitirá una decisión administrativa aceptando o rechazando cualquier oposición pendiente.
Apelación. Plazo 30 días.
La decisión del INPI será recurrible ante el Tribunal Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial (CNACyCF), dentro de los 30 días.
Nuestra opinión
1) En primer lugar, queremos señalar que consideramos injusto que las tasas oficiales recaigan solo sobre el oponente, que es la parte perjudicada y se defiende contra una solicitud que considera similar a su propia marca, en lugar de que recaiga en ambas partes o solo en el solicitante. Haremos una petición a las autoridades para revisar esta situación. En no pocas oportunidades, en el viejo sistema, el solicitante al entrar en conocimiento de los fundamentos de la oposición, no seguía adelante con su solicitud. Si con el actual régimen, decide seguir a pesar de ello, es justo que pague una tasa.
2) Con el nuevo régimen, la carga u obligación de impulsar el procedimiento se ha invertido. Antes, era el solicitante, el que tenía que negociar con el oponente, llevarlo a la mediación o iniciar un juicio si quería que su marca no fuera abandonada. Ahora es el propietario de una marca el que debe verse obligado a impulsar el procedimiento, si no llega a un acuerdo dentro de los 3 meses con el solicitante de una marca confundible con la propia. De lo contrario, el INPI decide sin ampliar fundamentos ni pruebas y su decisión es, en principio, inapelable.
3) Los plazos se cuentan por días hábiles, son perentorios e improrrogables. Son cortos y no extensibles para las partes pero no para las autoridades. Específicamente, no hay un plazo para aceptar o denegar la evidencia ofrecida o para emitir la Resolución final.
4) El INPI no ha contratado personal adicional para llevar a cabo estas tareas.
5) El sistema tiene ventajas, si se cumplen los plazos, se acorta, en teoría la duración del trámite de una solicitud de marca. Pero compromete el derecho de defensa del propietario de la marca que puede verse en la posición de tener que defenderse contra un mayor número de solicitudes confundibles pagando tasas que los solicitantes de marcas confundibles no tienen que pagar.
6) Entendemos que deben reevaluarse las solicitudes de registro que hayan recibido oposiciones, y las oposiciones presentadas a solicitudes de terceros para decidir los pasos a seguir en cada uno de los casos y los costos que tendrían que afrontarse en ambas situaciones.
(*) Abogados
Estudio Sena & Berton Moreno
Gustavo A. A. Sena – gsena@sbm.com.ar
Alfredo M. Sena – amsena@sbm.com.ar
Marcelo Saavedra – law@sbm.com.ar
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