La Ley 22.362 de Marcas y Designaciones de la Argentina, fue modificada durante el año 2018 mediante la sanción de la Ley 27.444 que contiene normas directamente operativas y otras que necesitaban reglamentación.
Entre estás últimas se encuentra la que motiva este informe y que fuera reglamentada en el 2019 por el Decreto Nro 242 y la Disposición complementaria del INPI Nro 123, que entraron en vigencia en el mes de Junio de 2019.
Declaración jurada de uso de medio término, entre el 5to y el 6to año de vigencia. ¨Nueva obligación.¨
La reforma legislativa dispone una nueva obligación para el titular de una marca. Cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, y antes del vencimiento del sexto año, se deberá presentar una declaración jurada indicándose el uso que se haya realizado de la marca hasta ese momento. DJUMT
El INPI, por ahora, no exige que se acompañen pruebas de uso. Solo una declaración jurada.
Registros alcanzados
El INPI ha dispuesto que están alcanzadas por esta obligación todas las marcas que hayan sido concedidas desde el 12 de enero de 2013.
Entendemos que debería haber dispuesto que se aplicaba para registros concedidos desde el 12 de enero de 2018 en adelante, fecha de reforma de la ley de marcas.
Pero ha hecho retroactiva la exigencia de esta obligación aplicándola a registros que fueron concedidos con el anterior sistema donde la misma no se exigía, y sin mencionar una razón valedera que justifique tal decisión.
Consecuencias de la no presentación de la DJUMT
Si no se cumple con esta obligación el registro continua en vigencia pero se crea una presunción legal. Se presume que la marca no está en uso. Presunción que es ¨iuris tantum¨, es decir, que admite prueba en contrario.
Si la no presentación de la declaración de uso se extiende hasta el momento del vencimiento del registro no se dará curso a la solicitud de renovación del mismo si no se presentó la declaración jurada y no se pagan las tasas correspondientes.
La tasa a pagar es extraordinaria y acumulativa por cada año de incumplimiento en la no presentación.
Plazo de gracia para presentar la Declaración Jurada:
El INPI ha establecido un plazo de gracia para los registros concedidos entre el 12 de enero de 2013 y el 12 de enero del 2014, que podrán presentar la declaración hasta el 12 de enero de 2020, sin pagar una tasa extraordinaria.
Para los registros que correspondan a renovaciones, las fechas de inicio y final del plazo para presentar la DJUMT y el plazo de gracia se cuentan a partir del día del vencimiento del registro renovado y no desde el día de la concesión de la renovación
Marcas mixtas o figurativas
En los casos de marcas mixtas (denominación y logo) las mismas deben ser usadas tal como fueron registradas. Si se usan con un diseño o tipo de letra distinto quedan desactualizadas. En ese caso deberá procederse a solicitar el registro de los nuevos diseños.
Marcas que reproducen la parte característica del nombre social o comercial del titular del registro
En estos casos, puede declararse el uso como nombre social o comercial aunque no se distinga producto o servicio alguno con la misma.
Algunas cuestiones en relación al uso
El uso a declarar en la DJUMT, en principio, debe reunir las mismas características que para renovar la marca que como veremos es mas amplio que en el caso de caducidades.
Declaración jurada de uso en la Renovación¨
No se han producido cambios en relación al régimen anterior. Los Arts 5 y 20 de la ley disponen que la marca puede renovarse indefinidamente
- si la misma fue utilizada dentro de los Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.
- Cuando se solicite la renovación del registro, y se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si la marca fue utilizada en el plazo establecido en el Artículo 5°, por lo menos en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad.
Caducidad de la marca por falta de uso Nuevas disposiciones
El art 26 de la Ley fue modificado y actualmente dispone:
Artículo 26°: "El INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, de oficio o a pedido de parte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los CINCO (5) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la notificación, solo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, el que deberá ser presentado en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros…..¨
En resumen, los principales cambios son:
Por ahora es todo cuanto podemos informar.
En líneas generales hemos informado estos cambios en nuestros newsletters
http://www.sbm.com.ar/en/dnu_marcas.php, relacionado con marcas.
http://www.sbm.com.ar/en/dnu_marcas2.php, relacionado con patentes
http://www.sbm.com.ar/en/reg_opo.php, relacionado con el nuevo procedimiento de resolución de oposiciones.
Quedamos a vuestra disposición por cualquier consulta o aclaración que pudiesen necesitar, y aprovechamos la ocasión para saludarlos con nuestra mayor consideración.
SENA & BERTON MORENO
Gustavo A A Sena
gsena@sbm.com.ar
Julio, 2019
SENA & BERTON MORENO fue fundada en 1937 por ALFREDO SENA y ERNESTO E. BERTON MORENO como una Agencia de Patentes y Marcas y un plantel estable de sólo cuatro personas. Desde ese entonces ha crecido hasta alcanzar su actual envergadura de cuarenta personas, quienes trabajan en oficinas ubicadas a sólo dos cuadras de la Casa de Gobierno y en el corazón del distrito comercial y financiero de la ciudad. Ver más
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